국내에 널리 인식된 표지의 혼동행위와 식별력 손상

국내에 널리 인식된 타인의 표지에 관한 부정경쟁행위는 상품표지와의 혼동(가목), 영업표지와의 혼동(나목), 혼동하게 하는 행위 외의 식별력이나 명성의 손상(다목)으로 나뉜다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목·나목·다목).

쉽게 말하면 — 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 남의 상품표지와 같거나 비슷한 것을 사용하거나 그것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 그 사람의 상품과 혼동하게 하면 부정경쟁행위입니다. 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 남의 영업표지와 같거나 비슷한 것을 사용하여 그 사람의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하면 부정경쟁행위입니다.

혼동하게 하는 행위가 아니어도, 표지가 주지의 정도를 넘어 관계 거래자 외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려진 「저명의 정도」에 이르렀다면 정당한 사유 없이 같거나 비슷한 것을 사용하는 등으로 그 식별력이나 명성을 손상하는 행위가 부정경쟁행위입니다.

「국내에 널리 인식된」 타인의 상품표지·영업표지와 「혼동하게 하는 행위」(가목·나목)는 부정경쟁행위인가?

가목은 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위다(법 제2조 제1호 가목). 나목은 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위다(같은 호 나목).

조문의 요건과 정당한 사유

가목의 문언은 다음과 같다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목).

「다음의 어느 하나에 해당하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기ㆍ포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)(이하 이 목에서 “타인의 상품표지”라 한다)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포(頒布) 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위」

나목의 문언은 다음과 같다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 나목).

「다음의 어느 하나에 해당하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지(상품 판매ㆍ서비스 제공방법 또는 간판ㆍ외관ㆍ실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함하며, 이하 이 목에서 “타인의 영업표지”라 한다)와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위」

가목과 나목의 정당한 사유는 각각 다음 두 가지다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목 1): 「타인의 상품표지가 국내에 널리 인식되기 전부터 그 타인의 상품표지와 동일하거나 유사한 표지를 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우」
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목 2): 「1)에 해당하는 자의 승계인으로서 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우」
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 나목 1): 「타인의 영업표지가 국내에 널리 인식되기 전부터 그 타인의 영업표지와 동일하거나 유사한 표지를 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우」
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 나목 2): 「1)에 해당하는 자의 승계인으로서 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우」

2023. 3. 28. 개정 전 규정에 관한 판결

법률 제19289호 부칙 제2조는 「제2조제1호가목 및 나목의 개정규정에도 불구하고 이 법 시행 전에 행하여진 부정경쟁행위에 대하여는 종전의 규정에 따른다」고 정한다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 부칙 제2조(2023.3.28)). 그 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다(같은 법 부칙 제1조(2023.3.28)).

아래 2012다41410·2013도10713·2011다64102·2014다24440는 판결문이 「제2조 제1호 (가)목」 또는 「(나)목」으로 적은, 2023. 3. 28. 개정 전 규정에 관한 판결이다. 이 판결들에서 쓰는 법리는 「국내에 널리 인식된」, 유사, 혼동의 해석이다.

가목의 상품표지: 상품의 형태·모양과 서적 제호

2012다41410은 상품의 형태나 모양이 가목의 표지에 해당하기 위한 요건을 다음과 같이 판시했다(같은 판결 판시사항 [3], 이유 2.나.(1)).

「일반적으로 상품의 형태나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니고, 다만 어떤 상품의 형태와 모양 또는 문양과 색상 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에 비로소 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 ‘타인의 상품임을 표시한 표지’에 해당한다」

서적류의 제호에 관해서는 다음과 같이 판시했다(같은 판결 판시사항 [4], 이유 2.나.(1)).

「서적류의 제호가 서적의 출처를 표시하는 식별표지라고 하려면 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등의 특별한 경우에 그 사용 태양, 사용자의 의도, 사용 경위 등에 비추어 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로 인식되었다고 볼 수 있는 구체적 사정이 인정되어야 한다」

요리책 시리즈의 제호와 표지·제호 디자인이 주지성을 갖는 상품표지에 이르렀다고 인정하기 부족하다고 본 원심 판단을 대법원은 정당하다고 보아 상고를 기각했다(같은 판결 이유 2.나.(2)).

가목의 주지성: 형사 판결의 기준

2013도10713은 부정경쟁방지법 위반 등으로 기소된 형사 사건의 판결이고, 쟁점은 정의 규정인 제2조 제1호 (가)목의 해석이다. 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지는 「그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 기준이 된다」(같은 판결 판시사항, 이유 1.가).

그 사건의 표지는 자연성 화장품에 약 15년 동안 사용되었고, 매출액이 증가했으며, 강연이나 신문기사, 방송 등에서 소개되기도 했다(2013도10713 이유 1.나.). 대법원은 그 사정들만으로는 공소사실 기재 범죄일시인 2009. 6. 9.경 이 표지가 자연성 화장품에 관한 상품표지로서 주지성을 취득하였다고 보기는 어렵다고 했다(2013도10713 이유 1.나.).

원심이 별다른 근거 없이 주지성 취득을 인정하고 유죄로 판단한 것은 주지성에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 보아, 대법원은 원심판결을 파기하고 환송했다(같은 판결 이유 1.나., 4.).

나목의 영업표지: 주지성·유사·혼동

「국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지」는 국내 전역 또는 일정한 범위에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정 영업을 다른 영업과 구별하여 널리 인식하는 경우를 말한다. 그 여부는 사용 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 우선의 기준이 된다(2011다64102 판시사항 [1], 이유 1.가).

「영업표지의 유사」 여부는 동종 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자나 거래자가 영업 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지에 의하여 판별되어야 한다(같은 판결 이유 1.가, 2014다24440 판시사항 [1], 이유 1.).

「타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위」는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 다음의 경우도 포함한다. 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우다(2011다64102 이유 1.가, 2014다24440 판시사항 [1], 이유 1.).

그 혼동하게 하는 행위에 해당하는지는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(2011다64102 이유 1.가).

2011다64102는 영업표지 사용금지 청구를 배척한 원심판결을 파기하여 환송했다. 2014다24440는 부정경쟁행위 금지 및 손해배상 청구를 기각한 원심에 대한 상고를 기각했다.

「타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위」(다목)는 가목·나목의 혼동행위와 무엇이 다른가?

다목은 혼동하게 하는 행위 외에 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 표지와 같거나 유사한 것을 사용하여 그 식별력이나 명성을 손상하는 행위다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 다목). 그 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위도 같다. 여기서 「국내에 널리 인식된」은 주지의 정도를 넘어 관계 거래자 외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려진 「저명의 정도」를 뜻한다(2014다49180 판결요지 [3]).

다목의 본문은 다음과 같다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 다목).

「가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 외에 다음의 어느 하나에 해당하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기ㆍ포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지(타인의 영업임을 표시하는 표지에 관하여는 상품 판매ㆍ서비스 제공방법 또는 간판ㆍ외관ㆍ실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함한다. 이하 이 목에서 같다)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위」

다목의 정당한 사유는 세 가지다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 다목 1): 「타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기ㆍ포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되기 전부터 그 타인의 표지와 동일하거나 유사한 표지를 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우」
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 다목 2): 「1)에 해당하는 자의 승계인으로서 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우」
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 다목 3): 「그 밖에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유에 해당하는 경우」

다목 3)의 정당한 사유는 시행령 제1조의2가 「다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우」로 정한다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 시행령 제1조의2). 제3호는 삭제되었다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 시행령 제1조의2 제1호: 「비상업적으로 사용하는 경우」
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 시행령 제1조의2 제2호: 「뉴스보도 및 뉴스논평에 사용하는 경우」
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 시행령 제1조의2 제4호: 「타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기ㆍ포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지의 사용이 공정한 상거래 관행에 어긋나지 아니한다고 인정되는 경우」

대법원은 다목의 「국내에 널리 인식된」을 「국내 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 수요자들 사이에 알려지게 된 ‘주지의 정도’를 넘어 관계 거래자 외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 된 이른바 ‘저명의 정도’에 이른 것」으로 해석한다(2014다49180 판결요지 [3]). 이 판시는 판결문이 「제2조 제1호 (다)목」으로 적은 규정에 관한 것이다(같은 판결요지 [3]).

다목의 손해배상은 고의에 의한 부정경쟁행위만 대상이다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제5조 괄호).

이 부정경쟁행위에는 어떤 청구를 할 수 있는가?

부정경쟁행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 그 행위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조 제1항). 가목 또는 나목의 타인은 가목 1) 또는 2), 나목 1) 또는 2)에 해당하는 자에게 그의 상품 또는 영업과 자기의 상품 또는 영업 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다(같은 법 제3조의3). 청구권자, 손해배상과 손해액은 부정경쟁행위의 금지청구와 손해배상에서 설명한다.

실무 체크포인트

상대방의 표지가 가목·나목에 해당한다고 주장하려면 자신의 표지가 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌음을 보여 주는 자료를 모은다(2013도10713 이유 1.가, 2011다64102 이유 1.가).
상대방이 가목 1)·2) 또는 나목 1)·2)의 정당한 사유를 주장할 수 있는지 본다. 타인의 표지가 국내에 널리 인식되기 전부터 그 타인의 표지와 동일하거나 유사한 표지를 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우인지, 1)에 해당하는 자의 승계인으로서 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우인지를 문언에 따라 본다. 그 경우에도 오인·혼동방지 표시는 청구할 수 있다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제3조의3)(같은 법 제2조 제1호 가목·나목).
행위가 2023. 3. 28. 공포된 개정 법률의 시행(공포 후 6개월이 경과한 날) 전에 행하여졌다면 가목·나목은 종전의 규정에 따른다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 부칙 제2조(2023.3.28), 같은 법 부칙 제1조(2023.3.28)).
다목은 표지가 주지의 정도를 넘어 관계 거래자 외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려진 「저명의 정도」에 이르렀는지 확인한다(2014다49180 판결요지 [3]). 손해배상을 청구하려면 다목의 경우에는 고의에 의한 부정경쟁행위만 해당한다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제5조 괄호).